Часто основанием для отказа в регистрации товарного знака является признание обозначений неохраняемыми в виду того, что они состоят из описательных элементов по отношению к товарам или услугам. Такие обозначения, на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ к регистрации в качестве товарных знаков не допускаются. Однако в этой же статье ГК РФ есть и исключение – наличие различительной способности. В данной статье мы разберемся, что такое неохраняемые обозначения (описательные) и как на практике доказать различительную способность.

В соответствии с п. 2.2. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (Приказ Роспатента от 23.03.2001 №39) заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов (обозначений, используемых для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе), не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

К таким элементам, в частности, могут быть отнесены простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

К числу описательных элементов относится также понятие «общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров», а также могут относиться «общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры».

Однако необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Если первые являются неохраняемыми, то последним правовая охрана может быть предоставлена.

Так, Суд по интеллектуальным правам (дело № СИП-1045/2019) указал, что «если в процессе экспертизы возникает вопрос: является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

При этом представленными доказательствами должны подтверждаться имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано».

Таким образом, общепринятые обозначения, перечисленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, не являются описательными и при представлении доказательств различительной способности могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.

После того, как стало понятно, что же такое описательные элементы, каким из них может быть предоставлена правовая охран, а каким нет, перейдем к конкретным случаям из судебной практики, которые помогут понять, как доказать различительную способность.

Роспатентом, по результатам экспертизы по существу в рамках заявки 2017715841, было вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака. В качестве основания для отказа указано, что «словосочетание "ЗАПУСК РЕЧИ", входящее в состав спорного обозначения и не занимающее в нем доминирующего положения, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на назначение услуг 41-го класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса" и 44-го класса МКТУ "медицинские услуги", что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».

Судом по интеллектуальным правам (дело №СИП-1063/2019) данное решение Роспатента было отменено. Как указал суд «…различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению изначально либо приобретена им в результате его использования. При этом для приобретения различительной способности обозначением, изначально такой способностью не обладающим, заявителю необходимо доказать, что указанное обозначение в сознании потребителя не ассоциируется более с его описательным значением, а ассоциируется исключительно с заявителем и его товарами (услугами)…

…Из текста поступившего в Роспатент возражения усматривается, что заявитель не только ссылался на то, что словесный элемент "ЗАПУСК РЕЧИ" приобрел различительную способность, но и представил документы в обоснование своих доводов, однако они были проигнорированы административным органом при вынесении оспариваемого решения, поскольку в нем отсутствует как их анализ, так и выводы о наличии либо отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, а также о том, возможно ли в спорной ситуации применить положения пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ».

В рамках дела № СИП-300/2020 Суд по интеллектуальным правам указал следующее: «Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает возможным согласиться с мнением общества о том, что содержащаяся в оспариваемом решении оценка документов, представленных обществом в обоснование довода о приобретении спорным обозначением различительной способности, не может быть признана надлежащей, основанной на полном, всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в материалах административного дела документов.

Так, обществом в материалы административного дела были представлены письма контрагентов о поставке им продукции в упаковке с фольгированной крышкой, представляющей собой товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322868, осуществлении рекламных акций в отношении этой продукции, скриншоты из телевизионного рекламного ролика, информация с Интернет-сайта ireccomend.ru, копии страниц из каталогов продукции.

Вместе с тем Роспатент, не проводя детального анализа этих документов, ограничился в оспариваемом решении суждением о том, что документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании обществом заявленного обозначения, представлено не было».

В деле №СИП-948/2019 суд указал, что «вывод Роспатента о том, что компанией не подтвержден факт приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его активного использования заявителем и аффилированными с ним лицами, признан судом первой инстанции несостоятельным, в том числе потому, что Роспатент не проанализировал представленные компанией в материалы дела справки об объемах рекламы и о затратах на нее, о маркетинговом положении бренда, об объемах продаж, производства, которыми может подтверждаться факт длительности, интенсивности использования данного обозначения, о территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, о ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и об изготовителе товаров».

Что касается регистрации обозначений, в которые были включены такие элементы, как геометрические фигуры, суд (дело №СИП-164/2020) отменяя регистрацию товарного знака сделал следующие выводы: «При определении охраноспособности конкретной геометрической фигуры следует учитывать, что различительной способностью могут обладать сложные геометрические фигуры, хотя и составленные из отдельных элементов простых геометрических фигур, однако воспринимающиеся в целом в качестве самостоятельной геометрической фигуры (например, в качестве сложного многогранника), либо композиции простых геометрических фигур, объединенных общим замыслом. При этом такие композиции простых геометрических фигур либо сложные геометрические фигуры воспринимаются в целом и приобретают иной, отличный от набора составляющих элементов уровень восприятия.

…Поскольку доминирующий сильный элемент спорного товарного знака не оригинален, а словесный элемент "Amil" относится к слабым элементам и является неохраняемым, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 618777 в целом не обладает различительной способностью, что является одним из оснований для признания недействительным предоставления ему правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя из вышеприведенных примеров, под различительной способностью обозначения следует понимать способность последнего указывать на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, производящего товары, для обозначения которых и используется данное обозначение, чтобы потребитель смог отличить товары данного хозяйствующего субъекта от других однородных товаров. Для достижения данной цели обозначение, заявляемое к регистрации в качестве товарного знака, должно быть достаточно оригинальным, поскольку иначе оно не будет вызывать у потребителя ассоциации именно с этим производителем или продавцом товаров. Поэтому, если заявленное обозначение такой оригинальностью не обладает, данный факт служит основанием для отказа в регистрации такого обозначения в качестве товарного знака.

Много обстоятельств влияет на доказывание различительной способности, в том числе, которые невозможно было предвидеть заранее. Например, в нашей практике были случаи, когда заказчик представлял большое количество документов для доказывания различительной способности, однако выяснялось, что обозначение вводилось в гражданский оборот от имени одних лиц, которых иногда уже не существует, а в последствии заявляют на регистрацию от лица, которое не только не проходит по документам и материалам, подготовленные в качестве доказательств различительной способности, но и никакой взаимосвязи между этими лицами не существует. В идеале заявитель и лицо, которое вводило обозначение в гражданский оборот и с которым у потребителя возникает ассоциация, должны совпадать.

Таким образом, для того, чтобы доказать различительную способность обозначения необходимы доказательства, которые подтвердят введение обозначения в гражданский оборот и его длительное использование заявителем до даты приоритета по заявке. Также важным является объем реализации товаров или услуг. В качестве доказательств могут выступать рекламные материалы (в интернете, общественных местах), справки об объемах рекламы, продаж, производства, соцопросы, фотоматериалы фиксирующие факты рекламы, продажи, производства, оказание услуг, материалы, подтверждающие проведение или участие в выставках, конференциях и прочее. Все доказательства, которые могут подтверждать различительную способность не перечислить, в каждом конкретном случае объем доказательств определяется индивидуально.

Если вы получили уведомление Роспатента с предварительным отказом в регистрации товарного знака или хотите избежать таких сложностей, обращайтесь к нам, мы определим доказательственную базу, отберем и подготовим необходимые доказательства, подготовим мотивированный ответ на отказ Роспатента, при необходимости представим ваши интересы в Палате по патентным спорам и в суде.